警惕!美国《商标现代化法案》已生效,这类商标有被撤销风险!

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美国商标下证后就万事大吉了?答案是NO。此前15000+商标被作废一事,已经给大家拉响警报,虚假申请有可能导致已下证商标被撤。

美国商标局苦虚假申请久矣,不仅亲自下场制裁,于上月末正式生效的《商标现代化法案》(TMA)还为“打假”提供了新途径。

商标现代化法案的主要内容

20201227日,美国前总统特朗普签署了《商标现代化法案》(TMA),该法案的主要目标之一是打击用不实使用声明获得的欺诈性商标注册与申请,从而改善虚假商标泛滥申请的现象。

1、新增删除和再次复审两项程序

任何人都可以向商标局提出申请,对某个商标的全部或者部分注册产品/服务启动删除或再次复审程序,申请理由为该商标从未被用于商业用途。最终确定请求质疑成立,则商标注册的全部或部分产品/服务将被撤销。

时限:删除程序适用于撤销注册日期满三年的商标,再次复审程序适用于撤销注册日期在五年内的商标。

申请人需提交:

①一份声明,证明已经进行了合理的调查,确定该商标是否用于特定的商品或服务

②支持从未被用于商业用途的初步证据;

相关的申请费用(官费400美元/类别)

优势:这两个新程序相比商标局现有的撤销程序更加便捷,费用也更低。

TMA实施之前,主要在先使用引起混淆为由申请撤销商标,新增删除和再次复审程序后,不仅撤销的可能性增加,商标权利人也将更难作出回应。因此,建议大家必须根据美国商标法将注册商标投入商业使用。

2、第三方在审查期间提交抗议函

允许第三方在商标审查期间向商标局提交证据以质疑商标的可注册性商标局将对每封抗议信收取50美元的费用,并要求抗议人在函中说明其抗议的法律依据,并在信中提供相关证据。

第三方可以通过抗议函提交证据,这些证据可以涉及《美国商标法》驳回注册的任何理由,如:

与美国注册或在先申请中的商标混淆(只允许提交5个在先的证据);

仅是所标识的商品或服务的描述或通用商标;

与抗议者存在虚假联系;

是一种广泛使用或普遍使用的信息,不能用作商标;

提交的使用证据具有供第三方使用的没有相关商标的图像,或出现在多个先前注册或申请中均带有不同商标的图像

……

一旦抗议成功,被抗议的商标申请将被重新发回给审查员进行审核。

抗议信需要在美国商标公告之前,或者公告期30天内提交。抗议信不会延长公告期限,因此在公告期内提交抗议信的,建议同时提交“延期提交异议”请求,可以请求30天或90天延期。

3、OA答复期限缩短

为提高审查效率,官方下发审查意见后,答复审查意见的期限将由原本的6个月,缩短为3个月2022121日实施)

申请人可在3个月的截止日期后申请延长3个月一次,但通过TEAS提交的延期申请须支付125美元,通过许可的书面申请提交的延期申请须支付225美元。

如果申请人或注册人不遵守最初的3个月或延长的时间限制,则申请将被放弃,注册将被取消或过期。

答复期限缩短会带动下证加速,如果遇到审查意见,将需在3个月内完成答复,这意味着要更高效准备和提供答复证据,对申请人而言是一个新挑战。

对跨境卖家的影响

有效打击商标抢注,保护合规商标

商标抢注已成跨境圈“毒瘤”,无效抢注商标耗时长、花费高,很多卖家只能选择交赎金或放弃。TMA新增删除和再次复审程序,打击商标抢注的效率更高,成本更低。

②对使用证据的真实性要求更高,美标注册难度加大

TMA允许第三方提交抗议函,商标申请人将面临提供更多使用证据的挑战。若所选类目过多但无相应的使用证据、或使用证据真实性存疑,都有可能被抗议或质疑,建议大家在申请前准备好真实且全面的申请资料。

③一定程度上打击未真实使用的商标注册和囤积

增加删除和再次复审程序,一些久未商用的商标将直面被撤销风险。对手握大量现成商标而未使用的权利人而言是一种挑战,如果没有及时使用,很有可能会被提出撤销,面临风险增加。

④商标布局需更合理,避免因未商用被撤回

在商标先行的同时更要合理规划商标布局,避免商标因未商用面临撤回风险。另外,要做好商标使用证据的留存,遇到质疑时能及时给出真实有效的使用证据。

简而言之,合规商标将会得到新规则与程序的保护,相较在TTAB提起注销程序,新程序将耗时更少、成本更低,但也提高了商标注册的审核标准和申请难度,对合规的要求更高。对此,积特建议大家注册商标时一定要选择合规的代理机构,不要盲目追求低价。

(来源:积特知识产权)

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